Ngày 08/9/2010 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh (sau đây gọi tắt là Công ty Bình Minh) có đơn số ĐN1-2010-00125 đề nghị hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 bảo hộ nhãn hiệu “TRUNG SƠN - XI MĂNG POOC LĂNG HỖN HỢP - HÒA BÌNH - VIỆT NAM, hình” cho sản phẩm nhóm 19 (xi măng) cấp ngày 16/5/2007 cho Công ty TNHH Xuân Mai (sau đây gọi tắt là Công ty Xuân Mai), với các lý do được nêu ra như sau:
Nhãn hiệu theo GCN ĐKNH số 82099 không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ do trùng với tên dự án “Nhà máy xi măng Trung Sơn” của Công ty Bình Minh đã được các cấp có thẩm quyền từ Trung Ương đến địa phương phê duyệt, cấp phép. Công ty Xuân Mai xây dựng nhà máy xi măng rất gần với Dự án “Nhà máy xi măng Trung Sơn” của Công ty Bình Minh nên không thể không biết quá trình chuẩn bị triển khai Dự án của Công ty Bình Minh từ nhiều năm trước. Công ty Xuân Mai đăng ký và sử dụng nhãn hiệu trên là không trung thực, xuất phát từ động cơ cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của Công ty Bình Minh.
Công ty Luật Ambys Hà Nội, đại diện cho Công ty TNHH Xuân Mai, không đồng ý với đề nghị hủy bỏ với các lập luận như sau:
“TRUNG SƠN” chỉ là tên dự án của Công ty Bình Minh, không phải là tên thương mại hay chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, do Công ty Bình Minh chưa từng sử dụng tên này trong hoạt động kinh doanh. Công ty Xuân Mai không có hành vi cạnh tranh không lành mạnh, không gây thiệt hại về uy tín, danh tiếng hay gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, nguồn gốc thương mại hàng hóa cho người tiêu dùng, không chiếm đoạt thành quả đầu tư của Công ty Bình Minh.
Trên cơ sở xem xét ý kiến và tài liệu của các bên, ngày 08/12/2010 Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 2470/QĐ-SHTT hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 đối với phần chữ “TRUNG SƠN” với lý do từ “TRUNG SƠN” trùng với thành phần phân biệt tên dự án “Nhà máy xi măng” của Công ty Bình Minh theo quy định tại các Điều 4.1, 14, 15, 24, 25 Nghị định 54/2000/NĐ-CP ngày 03/10/2000, Điều 6, 29 Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 được sửa đổi theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ. Ngày 13/5/2011 Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định giải quyết khiếu nại số 904/QĐ-SHTT với nội dung không chấp nhận khiếu nại của Công ty Xuân Mai.
Không đồng ý với các quyết định nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, Công ty Xuân Mai khởi kiện vụ việc ra Tòa án.
Ngày 24/02/2012 Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử và ban hành bản án hành chính sơ thẩm số 01/2012/HCST ngày 24/02/2012 với nhận định: Tại thời điểm Công ty Xuân Mai nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ngày 04/7/2005, Công ty Bình Minh không hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại “Nhà máy xi măng Trung Sơn” và cho đến nay Công ty chưa có sản phẩm; Tên dự án không phải là tên thương mại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Căn cứ vào mục 5, mục 6 Điều 88, Điều 90, Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Xuân Mai, hủy các Quyết định số 2470/QĐ-SHTT ngày 08/12/2010 và Quyết định số 904/QĐ-SHTT ngày 13/5/2011 của Cục Sở hữu trí tuệ. GCN ĐKNH số 82099 cấp ngày 16/5/2007 cho Công ty Xuân Mai có hiệu lực pháp luật.
Không đồng ý với phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm, Cục Sở hữu trí tuệ và Công ty Bình Minh kháng cáo toàn bộ Bản án trên.
Ngày 09/4/2013 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hành chính trên. Tại phiên tòa, các bên trình bày quan điểm của mình.
Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng: Dự án “Nhà máy xi măng Trung Sơn” có quy mô lớn, được Chính phủ, UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt, cấp phép theo trình tự thủ tục từ nhiều năm. Trong quá trình chuẩn bị Dự án, Công ty Bình Minh đã triển khai nhiều hoạt động đầu tư và chi phí. Do đó tên gọi Dự án là chỉ dẫn thương mại dưới dạng tên thương mại của Công ty Bình Minh. Việc cấp GCN ĐKNH số 82099 bảo hộ nhãn hiệu cho Công ty Xuân Mai chứa thành phần “Trung Sơn” sẽ gây nhầm lẫn với hoạt động của Công ty Bình Minh, nếu không được ngăn chặn sẽ dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.
Công ty Xuân Mai đăng ký nhãn hiệu có thành phần “Trung Sơn” là tên địa danh xã Trung Sơn thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, hồ sơ xin đăng ký nhãn hiệu không đề cập địa danh Trung Sơn, là không phù hợp với quy định tại Điều 6.2.g Nghị định số 63/CP sửa đổi.
Công ty Bình Minh cho rằng: Trong quá trình thực hiện dự án Công ty Bình Minh đã triển khai nhiều hoạt động đầu tư, Công ty Xuân Mai có trụ sở gần Công ty Bình Minh biết dự án của Công ty Bình Minh từ nhiều năm trước nhưng vẫn đăng ký sử dụng nhãn hiệu “Trung Sơn” là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Bình Minh.
Công ty Xuân Mai cho rằng: Thời diểm Công ty nộp đơn đăng ký, nhãn hiệu đáp ứng đầy đủ quy định của Luật Sở hữu trí tuệ: Tên “Trung Sơn” không phải là tên thương mại của Công ty Bình Minh. Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng “Trung Sơn” là chỉ dẫn địa lý và việc đăng ký bảo hộ phải được chính quyền địa phương nơi có địa danh đồng ý là không đúng.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu ý kiến cho rằng: Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 đối với chỉ dẫn “Trung Sơn” cấp cho Công ty Xuân Mai là phù hợp với quy định của pháp luật.
Hội đồng xét xử nhận định:
Theo quy định tại Điều 6.2.g Nghị định số 63/CP sửa đổi về các dấu hiệu không được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa là một nhãn hiệu hàng hóa, thì Đơn xin cấp GCN ĐKNH của Công ty Xuân Mai phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng tên gọi địa danh “Trung Sơn” thì nhãn hiệu này mới được Nhà nước bảo hộ, nhưng trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của Công ty Xuân Mai không có tài liệu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép Công ty Xuân Mai được sử dụng địa danh “Trung Sơn” trên nhãn hiệu. Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 2470/QĐ-SHTT ngày 08/12/2010 hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 cấp cho Công ty Xuân Mai là đúng quy định nêu trên.
Tòa án cấp sơ thẩm khi giải quyết vụ án đã không kiểm tra đầy đủ văn bản pháp luật có liên quan nên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Xuân Mai là chưa khách quan, chưa đúng với quy định của pháp luật.
Hội đồng xét xử quyết định:
Áp dụng Điều 220.3 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 6.2 Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 được sửa đổi theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001.
Chấp nhận kháng cáo của Cục Sở hữu trí tuệ và kháng cáo của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh. Sửa bản án sơ thẩm như sau:
Bác đơn khởi kiện của Công ty TNHH Xuân Mai đối với yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 2470/QĐ-SHTT ngày 08/12/2010 về việc hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 82099 cấp cho Công ty TNHH Xuân Mai./.
Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại
Theo :http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/%28agntDisplayContent%29?OpenAgent&UNID=79752169856AC92D47257BA90036AB64
