Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp, họ có thể thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp hoặc tiến hành trực tiếp tại Viện Khoa học sở hữu trí tuệ Việt Nam. Để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ, SB Law giới thiệu về thủ tục hướng dẫn nộp đơn giám định sở hữu công nghiệp. Tài liệu có trên website cảu Viện khoa học sở hữu trí tuệ tại địa chỉ www.vipri.gov.vn.
HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN GIÁM ĐỊNH
GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP – ĐƠN, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI HẠN THỰC HIỆN, SẢN PHẨM VÀ PHÍ
1. Người có quyền nộp đơn giám định
- Viện Khoa học sở hữu trí tuệ chỉ thực hiện việc giám định với những đơn giám định của người có quyền yêu cầu/ trưng cầu giám định (quyền nộp đơn giám định) quy định tại Khoản 2, 3 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 40 Nghị định 105/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP, cụ thể là:
(i) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, xử lý vi xâm phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về sở hữu công nghiệp (quy định tại Điều 200 Luật Sở hữu trí tuệ) có quyền trưng cầu giám định khi giải quyết vụ việc mà mình đang thụ lý
(ii) Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu giám định:
- Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp;
- Tổ chức, cá nhân bị yêu cầu xử lý về hành vi xâm phạm hoặc bị khiếu nại, tố cáo về sở hữu công nghiệp;
- Tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan đến vụ tranh chấp, xâm phạm, khiếu nại, tố cáo về sở hữu công nghiệp.
- Trong đơn giám định phải chỉ rõ việc người đứng đơn có quyền nộp đơn giám định. Nếu không chỉ rõ điều đó, người nộp đơn sẽ được Viện Khoa học sở hữu trí tuệ yêu cầu chứng minh rằng mình có quyền yêu cầu / trưng cầu giám định.
- Quyền nộp đơn giám định có thể được thực hiện một cách trực tiếp hoặc qua đại diện (theo pháp luật hoặc theo ủy quyền bằng văn bản).
2. Đơn giám định
- "Đơn giám định" là tập hợp các tài liệu, chứng cứ, mẫu vật... thể hiện yêu cầu, mục đích, đối tượng, nội dung giám định.
- Các tài liệu bắt buộc phải có trong Đơn giám định:
(i) Văn bản thể hiện yêu cầu giám định, bao gồm các thông tin về người yêu cầu / trưng cầu; đối tượng cần giám định; mục đích, nội dung và các yêu cầu cụ thể khác về việc giám định;
Văn bản thể hiện yêu cầu giám định có thể là:
- Quyết định trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm hoặc có thẩm quyền xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về sở hữu công nghiệp (làm theo mẫu do pháp luật quy định hoặc do cơ quan đó ban hành);
- Công văn / giấy tờ thể hiện yêu cầu / nguyện vọng được thực hiện giám định, với các thông tin cụ thể như trên;
- Tờ khai yêu cầu giám định, theo mẫu của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (*);
(ii) Tài liệu thể hiện căn cứ phát sinh/ xác lập quyền sở hữu công nghiệp (Văn bằng bảo hộ - Bản gốc hoặc bản sao/Bản sao đăng ký quốc tế nhãn hiệu / Quyết định công nhận nhãn hiệu nổi tiếng/Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền và các tài liệu tương đương);
(iii) Tài liệu, Mẫu vật thể hiện đối tượng giám định (tài liệu mô tả, ảnh chụp, bản vẽ, hợp đồng giao dịch, tài liệu quảng cáo..., vật phẩm, sản phẩm, hàng hóa, bao bì … là đối tượng giám định có chứa (mang) đối tượng giám định);
(iv) Chứng từ nộp phí cơ bản (phí nộp đơn);
(v) Giấy ủy quyền (nếu Đơn giám định được nộp thông qua đại diện).
Ngoài ra, Đơn có thể có các tài liệu khác nếu cần thiết cho việc giám định (tài liệu diễn giải lập luận của các bên liên quan; quyết định giải quyết vụ việc tương tự của các cơ quan có thẩm quyền; các thông tin hữu ích cho việc xem xét, đánh giá khi giám định; các kết quả kiểm nghiệm, đo lường...).
Đối tượng giám định có thể là mẫu vật được kèm theo Đơn. Mẫu vật kèm theo đơn để giám định không được chứa nguy cơ (dễ cháy, nổ, độc hại...) hoặc đòi hỏi điều kiện bảo quản đặc biệt (vật thể sống, chất cần bảo quản ở nhiệt độ cao hoặc thấp, mẫu vật quá lớn, mẫu vật cần dụng cụ chứa riêng...).
- Nộp Đơn giám định:
Đơn giám định có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện theo địa chỉ: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Địa chỉ: Số 21, ngách 61/67 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Nội dung giám định
3.1- Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 119/2010/NĐCP ngày 30.12.2010, kể từ ngày 20.02.2011, nội dung giám định bao gồm các vấn đề sau đây:
- Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ
- Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là Yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không;
- Xác định có hay không sự trùng/tương đương/tương tự/gây nhầm lẫn/khó phân biệt/sao chép giữa đối tượng được xem xét và đối tượng được bảo hộ;
- Xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ và xác định giá trị thiệt hại.
Đồng thời, theo Khoản 14 Điều 1 Nghị định nói trên, nội dung giám định không bao gồm việc xem xét, kết luận một hành vi có hay không phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như trước đây nữa.
3.2- Thi hành các quy định nói trên, kể từ ngày 20.02.2011, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ không tiếp nhận và thực hiện yêu cầu giám định với nội dung đánh giá hành vi sử dụng sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý để đưa ra kết luận rằng hành vi đó có phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không mà chỉ tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu giám định với nội dung như tại điểm 3.1 trên đây với các hướng dẫn cụ thể như sau đây.
3.3- Xác định phạm vi bảo hộ đối tượng quyền sở hữu công nghiệp (“giám định tình trạng bảo hộ”)
- Mục đích của việc xác định phạm vi bảo hộ đối tượng quyền sở hữu công nghiệp (giám định tình trạng bảo hộ) là kiểm tra căn cứ phát sinh/xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý và xác định giới hạn của quyền sở hữu công nghiệp đó.
- Nội dung cụ thể của việc giám định tình trạng bảo hộ gồm:
(i) Kiểm tra tính hợp pháp của các giấy tờ, tài liệu, bằng chứng chứng minh căn cứ phát sinh/xác lập quyền được bảo hộ đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý (bản gốc hoặc bản sao Văn bằng bảo hộ, bản công bố Đăng ký quốc tế nhãn hiệu, các tài liệu thể hiện sự nổi tiếng của nhãn hiệu, các tài liệu thể hiện bản chất, nội dung của đối tượng được bảo hộ);
(ii) Kết luận về việc có hay không có quyền sở hữu công nghiệp được xác lập đối với đối tượng được coi là sáng chế/ thiết kế bố trí/ kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý được đề cập tới trong vụ việc giám định;
(iii) Kiểm tra hiệu lực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được phát sinh/xác lập đối với sáng chế/ thiết kế bố trí/ kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý (gồm thời hạn bảo hộ, tình trạng duy trì/ gia hạn/ chấm dứt/ hủy bỏ hiệu lực, lãnh thổ bảo hộ, tình trạng chuyển giao/chuyển nhượng…);
(iv) Xác định giới hạn nội dung trong (thuộc) phạm vi bảo hộ sáng chế/ thiết kế bố trí/ kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý, cụ thể là xác định bản chất của đối tượng được ghi nhận trong Văn bằng bảo hộ và trong Đăng bạ quốc gia/quốc tế liên quan.
- Việc giám định tình trạng bảo hộ cần được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
(i) Khi cần xác minh sự tồn tại của quyền sở hữu công nghiệp cần quan tâm;
(ii) Khi cần xác định phạm vi hiệu lực (xét từ khía cạnh nội dung đối tượng được bảo hộ) của quyền SHCN cần quan tâm;
(iii) Khi cần đánh giá khả năng trùng/tương đương/ tương tự … của đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ (giám định tính tương tự - nội dung 3.4);
(iv) Khi cần xác định yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (giám định yếu tố xâm phạm – nội dung 3.5);
(v) Khi cần xác định giá trị thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (giám định giá trị - nội dung 3.6).
3.4- Xác định có hay không sự trùng/tương đương/tương tự/gây nhầm lẫn/khó phân biệt/sao chép giữa đối tượng được xem xét và đối tượng được bảo hộ(“giám định tính tương tự”)
- Mục đích của việc giám định tính tương tự là thông qua việc đánh giá mức độ tương tự về nội dung/bản chất giữa đối tượng được xem xét và đối tượng được bảo hộ nhằm xác định một căn cứ quan trọng để kết luận đối tượng được xem xét có nằm trong phạm vi bảo hộ của đối tượng được bảo hộ hay không hoặc có phải là yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ hay không.
- Nội dung cụ thể của việc giám định tính tương tự bao gồm:
(i) Xác định phạm vi bảo hộ sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/ chỉ dẫn địa lý (giám định tình trạng bảo hộ - nội dung 3.3);
(ii) So sánh đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ theo các tiêu chí phù hợp;
(iii) Kết luận về khả năng, mức độ tương tự giữa đối tượng được xem xét và đối tượng được bảo hộ.
- Việc giám định tính tương tự cần được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
(i) Khi cần đánh giá đối tượng được xem xét có nằm trong phạm vi bảo hộ của sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/ chỉ dẫn địa lý hay không;
(ii) Khi cần giám định yếu tố xâm phạm (nội dung 3.5);
(iii) Khi cần giám định giá trị (nội dung 3.6);
(iv) Khi muốn kiểm tra tính hợp pháp của việc sử dụng đối tượng được xem xét nhằm bảo đảm không xảy ra xung đột với quyền được bảo hộ;
(v) Trong các trường hợp tương tự như trên.
3.5- Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý hay không (“giám định yếu tố xâm phạm”).
- Mục đích của việc giám định này là thông qua việc đánh giá đối tượng được xem xét có phải là/có chứa đựng yếu tố xâm phạm hay không hoặc có phải là yếu tố giả mạo nhãn hiệu hay không nhằm xác định một trong các căn cứ quan trọng để kết luận một hành vi có liên quan đến đối tượng được xem xét có phải là hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý hay không hoặc có phải là hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hay không.
- Nội dung cụ thể của việc giám định yêu cầu xâm phạm bao gồm:
(i) Xác định phạm vi bảo hộ sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý (giám định tình trạng bảo hộ - nội dung 3.3);
(ii) So sánh đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ nhằm xác định có hay không sự trùng/tương đương/tương tự/khó phân biệt/gây nhầm lẫn/sao chép giữa hai đối tượng đó (giám định tính tương tự - nội dung 3.4);
(iii) Đánh giá các điều kiện khác;
(iv) Kết luận đối tượng được xem xét có phải là/có chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý tương ứng hay không hoặc có phải/có chứa đựng yếu tố giả mạo nhãn hiệu hay không.
- Việc giám định yếu tố xâm phạm cần được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
(i) Khi cần chứng minh đối tượng được xem xét là yếu tố xâm phạm hoặc là yếu tố giả mạo nhãn hiệu nhằm khẳng định một hành vi liên quan đến đối tượng đó là hành vi xâm phạm quyền được bảo hộ hoặc là hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu;
(ii) Khi cần chứng minh rằng đối tượng được xem xét không phải là yếu tố xâm phạm hoặc không phải là yếu tố giả mạo nhãn hiệu nhằm khẳng định một hành vi liên quan đến đối tượng đó không phải là hành vi xâm phạm quyền được bảo hộ/không phải là hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu;
(iii) Khi muốn kiểm tra tính hợp pháp của việc sử dụng đối tượng được xem xét nhằm bảo đảm không xảy ra xung đột với quyền được bảo hộ;
(iv) Khi cần xác định giá trị thiệt hại do việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (giám định giá trị - nội dung 3.6);
(v) Trong các trường hợp tương tự như trên.
3.6- Xác định giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/ chỉ dẫn địa lý và xác định giá trị thiệt hại(“giám định giá trị”)
- Mục đích của việc giám định giá trị là thông qua việc xác định giá trị kinh tế của quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/ chỉ dẫn địa lý cũng như của bản thân các đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng nhằm xác định căn cứ để xác định giá trị thiệt hại do việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đó gây ra.
- Nội dung cụ thể của việc giám định giá trị bao gồm:
(i) Xác định phạm vi bảo hộ đối tượng quyền sở hữu công nghiệp (giám định tình trạng bảo hộ - nội dung 3.3)
(ii) Xác định yếu tố xâm phạm (giám định yếu tố xâm phạm – nội dung 3.4);
(iii) Xác định sản phẩm/hàng hóa xâm phạm;
(iv) Xác định các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng tới giá trị quyền sở hữu công nghiệp được giám định;
(v) Lựa chọn phương pháp xác định giá trị và tính toán giá trị theo phương pháp đó;
(vi) Xác định các dạng tổn thất và giá trị tổn thất tương ứng;
(vii) Tổng hợp giá trị thiệt hại.
4. Đối tượng giám định
- Đối tượng giám định được xác định phù hợp với nội dung giám định theo yêu cầu/trưng cầu.
- Người yêu cầu/trưng cầu giám định phải chỉ rõ Đối tượng giám định, dạng thể hiện và cách nhận diện (định vị) Đối tượng giám định đó.
- Trong trường hợp Người yêu cầu/trưng cầu giám định không chỉ rõ Đối tượng giám định, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ thông báo và đề nghị Người đó bổ sung. Nếu Người yêu cầu/trưng cầu giám định yêu cầu Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tự xác định Đối tượng giám định thì phải chỉ rõ điều đó trong Đơn giám định hoặc bằng thông báo riêng, với điều kiện phải thanh toán khoản phí tương ứng.
5. Hợp đồng giám định
- Việc giám định theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thực hiện là một loại dịch vụ được Viện Khoa học sở hữu trí tuệ cung cấp trên cơ sở hợp đồng (theo Điều 46 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định 119/2010 NĐ-CP ngày 30.12.2010).
- Việc giám định theo Quyết định trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền (theo Điều 45 Nghị định nói trên) không bắt buộc nhưng có thể thực hiện trên cơ sở hợp đồng.
- Đơn (yêu cầu) giám định sau khi được tiếp nhận sẽ được Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xem xét về mặt hình thức (xem thêm Quy trình thực hiện). Nếu Đơn giám định đủ các điều kiện cần thiết (Đơn hợp lệ), Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ thông báo cho người nộp đơn để hai Bên giao kết hợp đồng giám định.
- Hợp đồng giám định được làm theo mẫu, có thể có các điều chỉnh phù hợp với từng đối tượng cụ thể và theo thỏa thuận khác giữa hai Bên (xem thêm Hợp đồng giám định).
6. Sản phẩm giám định
- Kết quả giám định được thể hiện dưới các dạng sản phẩm sau đây
(i) Bản kết luận giám định: là văn bản đưa ra các câu trả lời tương ứng với các câu hỏi thuộc nội dung giám định nêu trong Đơn giám định, được lập phù hợp với quy định tại Điều 51 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 được sửa đổi theo Nghị định 119/2010 NĐ-CP ngày 30.12.2010;
(ii) Báo cáo tra cứu thông tin phục vụ việc giám định: là văn bản thuyết minh về mục đích tra cứu thông tin; chỉ dẫn về các nguồn tin đã được sử dụng và kết quả dưới dạng danh mục các tài liệu / dữ liệu đã tra cứu được coi là hữu ích cho việc đưa ra kết luận giám định;
(iii) Bản sao các tài liệu tham khảo có ích nhất đã được sử dụng (phù hợp với Bản thuyết minh về phương pháp giám định - tài liệu (ii)) và tài liệu / dữ liệu đã tra cứu được (phù hợp với tài liệu (iii));
(iv) Bản dịch các tài liệu (iv);
(v) Sản phẩm khác.
- Sản phẩm (i) - Bản kết luận giám định - là sản phẩm tối thiểu của bất kỳ một vụ giám định nào; ứng với mức phí (giá dịch vụ) giám định tối thiểu;
- Các sản phẩm từ (ii) đến (vi) chỉ được phát hành cho Người nộp đơn khi có thỏa thuận rằng Người yêu cầu giám định muốn có các sản phẩm đó (ngoài Bản kết luận giám định) và thanh toán các khoản phí tương ứng để có chúng.
7. Thời hạn giám định
- Thời hạn giám định phụ thuộc vào các yếu tố sau đây:
(i) Mức độ phức tạp của vụ việc giám định;
(ii) Khối lượng các công việc cần tiến hành khi giám định;
(iii) Mức độ hoàn hiện của Đơn giám định;
(iv) Khả năng đáp ứng của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ.
- Thời hạn giám định trung bình (tương ứng với mức phí ghi trong Biểu giá dịch vụ giám định): 02 tháng đối với giám định sáng chế; 01 tháng đối với giám định thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý.
- Để rút ngắn thời hạn giám định, Đơn giám định cần được làm với chất lượng tốt để không phải sửa chữa, bổ sung..., cụ thể là:
(i) Đơn phải có đủ các tài liệu, thông tin cần thiết và phải bảo đảm sự trung thực của các thông tin nêu trong Đơn;
(ii) Đối tượng giám định phải rõ ràng, cụ thể; trong trường hợp đối tượng giám định được mô tả hoặc thể hiện bằng lời thì bản mô tả, thể hiện đối tượng cần được làm một cách đầy đủ, phù hợp và thuận lợi cho việc giám định;
(iii) Trong Đơn nên nói rõ quan điểm, lập luận của Người nộp đơn và/hoặc của những người liên quan đến vụ việc cần giám định;
(iv) Trong Đơn nên có các thông tin, tài liệu hỗ trợ, bổ trợ cho các quan điểm, lập luận của Người nộp đơn và/hoặc người liên quan - nhất là thông tin về vụ việc tương tự/ cùng loại đã được giải quyết trước đó tại Việt Nam và/hoặc nước ngoài.
- Người yêu cầu giám định có thể đề nghị rút ngắn thời hạn giám định với điều kiện phải nộp thêm phí giám định nhanh, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ cân nhắc chấp thuận hoặc đề nghị thay đổi. Thời hạn đã được hai Bên thống nhất được ghi vàoHợp đồng giám định.
8. Phí (giá) dịch vụ giám định
- Người nộp đơn giám định (bao gồm cả cơ quan có thẩm quyền quyết định trưng cầu giám định) phải thanh toán phí giám định theo Biểu giá dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp trên nguyên tắc cần thực hiện công việc gì thì trả phí cho công việc đó.
- Biểu giá dịch vụ giám định được xây dựng trên cơ sở tham khảo vận dụngcác mức phí tương ứng được quy định trong Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 4/2/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (áp dụng cho cơ quan quản lý nhà nước có thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp) và trên cơ sở thực tiễn chi phí nhân công, trang thiết bị, vật liệu, thông tin, năng lượng và trí tuệ để thực hiện công việc giám định.
--------------------------------
(*) Viện Khoa học sở hữu trí tuệ khuyến cáo: Nên sử dụng Mẫu Tờ khai nói trên để tránh phải làm đi làm lại, bổ sung, sửa chữa văn bản thể hiện yêu cầu giám định.
